河北一家企业2017年在德国参加行业内的一场展会时,被瑞士一家全球知名上市企业以侵犯其商标权为由,向德国法兰克福地方法院提起商标侵权诉讼。该企业收到起诉文书后,委托我所帮助处理本案纠纷。
经我所分析,客户在展会上使用的商标与瑞士企业的注册商标之间存在较高程度的混淆危险(商标相似,商品相似及在先商标的知名度高),我所客户被德国法院认为侵犯瑞士企业商标的可能性很高。一旦败诉,除去承担高额的诉讼费用外,客户之后在德国都无法再使用其已经在中国长期使用的商标。此外,鉴于客户企业名称中的字号与其争议商标相同,其之后在德国范围内使用企业名称的行为,也可能会被认为侵犯瑞士企业在德国所拥有的商标权。此外,客户的产品有向世界其他国家扩展的需求。如果此次与瑞士企业在德国的纠纷中败诉,那么之后该客户的产品向全球其他国家扩展的过程中,非常可能一直遭遇瑞士企业的商标侵权指控(因为该瑞士企业的商标全球布局很早,其在全球多数国家拥有在先的商标权)。
我所分析后认为,客户仅仅通过德国地方法院前的侵权诉讼很难取得理想结果。因此建议客户积极寻求与瑞士企业达成庭外和解协议,为其争取更过的利益。
在德国地方法院前的商标侵权诉讼程序中,我所建议客户尽量控制诉讼程序方面的人力和资金投入,在法律规定许可的范围内,尽量申请延期答辩,并通过对瑞士企业所依据的在先注册商标效力的攻击,以期法院中止商标侵权诉讼程序的推进,以争取尽可能多的时间来和对方协商处理。
在和解谈判方面,为向瑞士企业施压,迫使其和我所客户进行谈判,我所代理客户对瑞士企业在德国商标侵权诉讼程序中所依据的在先商标(EUTM 001101898)在欧盟知识产权局前提起了撤销程序(理由:该瑞士企业的在先注册商标注册日距今超过5年,其需证明过去5年中,注册商标在所注册商品上被真实使用)。该瑞士企业需要在官方限定的时间内,向官方提供其商标在全部注册的商品和服务上真实使用的证据。如果瑞士企业无法提供或者在部分商品和服务上无法提供相应的使用证据,那么该商标将会被撤销或者在未能证明真实使用的商品服务上被撤销。即使该瑞士企业能够提供其商标在所注册商品和服务上真实使用的证据,那么这些证据的搜集和整理工作,也会给其带来不小的时间和金钱压力。此外,鉴于瑞士企业在德国商标侵权诉讼中所依据的在先商标效力遭受质疑,德国地方法院很可能会中止进行中的商标侵权诉讼程序,以待在先商标撤销程序的结果。
为进一步增加我所客户在和解谈判中的筹码,客户又接受了我所建议,委托我所对瑞士企业其它注册日距今超过5年的欧盟商标(如 EUTM 002046928)在欧盟知识产权局前提起了相应的撤销程序,以进一步对瑞士企业施压。
最终,客户和瑞士企业在全球范围内就客户对其商标和企业名称的使用达成了和解协议。客户仅需在其目前使用商标的下方添加企业名称后,就可以在其商品上在全球范围内使用其商标。客户得以在全球范围内继续使用其企业名称,并无需进行任何修改。