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华孙事务所，2021年6月7日

（图片来源：©BPatG）

2021年第1期德国专利律师协会会刊（“Kammerrundschreiben 1/21”）收录并推广宣传了我所成功代理的一起德国联邦专利法院前德国实用新型删除程序申诉程序的以下裁定要旨（案号：35 W (pat) 434/18）：

1. Zur Akte nachgereichte Schutzansprüche bewirken keine unmittelbsare inhaltliche Änderung eines eingetragenen Gebrauchsmusters. Löschungsanträge sind daher auch in diesem Fall gegen die eingetragenen Schutzansprüche zu richten. Ein (zusätzlich) an die nachgereichten Schutzansprüche angepasster Löschungsantrag lässt den weiterhin aufrechterhaltenen, ursprünglich gegen die eingetragenen Schutzanspräche gerichteten Löschungsantrag inhaltlich unberührt.

2. Verteidigt ein Gebrauchsmusterinhaber ein mit einem gegen einzelne Schutzansprüche gerichteten Teillöschugnsantrag angegriffenes Gebrauchsmuster mit einem nicht-angegriffenen Unteranspruch, ist dies unzulässig. Die entsprechenden Grundsätze zur beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage nur teilweise angegriffenen Patents sind insoweit auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu übertragen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die angegriffenen Schutzansprüche nur noch im Umfang nachgereichter und im Übrigen zulässig geänderter Schutzasprüche verteidigt werden.

以上裁定要旨翻译如下：

1. 在实用新型注册后提交的权利要求不会对注册的实用新型产生内容方面的变化。因此在该情况下删除请求仍应针对注册的权利要求提起。即使又额外针对在实用新型注册后提交的权利要求提起了删除请求，也不会在内容上影响到仍有效的一开始提出的针对注册的权利要求提起的删除请求。

2. 如果仅是针对部分权利要求提起了删除请求，则实用新型权利人在防守时不得利用未被攻击的从属权利要求。仅部分权利要求被攻击的发明专利无效诉讼程序中相关的受限防守的基本原则也适用于实用新型删除程序，而且仍然如此，即使被攻击的权利要求仅在注册后提交的、且其修改被允许的新权利要求范围内被防守。

案情介绍和裁定主文（记载于被公布的裁定书第1-19页）：

涉案德国实用新型DE 20 2014 010 338.0的标题是“一种烧烤炉和木炭室”，申请日是2014年7月15日，注册日是2015年6月17日，包含15项权利要求。

实用新型权利人向删除请求人发出了一封日期为2015年7月15日的警告函，指控请求人一件烧烤炉产品侵犯了其德国实用新型，并设定了答复期限为2015年7月22日。请求人于2015年7月22日致函要求权利人最迟于2015年7月29日声明放弃执行其实用新型的权利，否则将会提起针对部分权利要求的删除程序。权利人于2015年7月27日向德国专利商标局提交了一套修改后的权利要求，一共8项。

请求人于2015年9月2日向德国专利商标局提起了针对原注册权利要求1、6-10、12和15的删除程序。权利人于2015年10月2日对删除请求提出了异议，但仅在注册后提交的8项修改后的权利要求范围内提出异议。请求人于2015年12月14日书面意见中重复了其针对原注册权利要求1、6-10、12和15的删除请求，并同时也提出了针对注册后提交的权利要求1-4和8的删除请求。此后双方又分别发表了进一步书面答辩的意见。

删除程序一审的口审程序于2018年9月13日在德国专利商标局举行。权利人在口审中提交了一套新的权利要求，与2015年7月27日在注册后提交的权利要求1-8相比，仅是权利要求8有细微修改。在口审程序中，权利人就该套新权利要求1-8进行了防守。德国专利商标局在口审后做出了维持涉案实用新型在该套新权利要求1-8范围内有效并删除超出该范围的主题的一审裁定，同时裁定程序费用的20%由请求人承担、80%由权利人承担。书面裁定于2018年10月1日送达至当事人双方。

针对一审裁定，当事人双方均向德国联邦专利法院提起了申诉：删除请求人于2018年10月26日提起了申诉，提出了与一审程序相同的删除请求；权利人于2018年10月30日仅仅对程序费用分担的裁定提起了申诉。在当事人双方交换意见后，口审程序于2020年6月23日举行。

在口审程序中，权利人的以下权利要求书方案被进行了讨论：2018年9月13日一审程序口审时提交的主请求，依据其2020年6月8日书面意见提交的辅助请求1-5，以及在2020年6月23日二审程序口审当天提出的辅助请求6-8。

以下现有技术证据材料被审查（裁定书第15-19页）：删除请求人于一审程序提交的38份证据文件，删除请求人引用的其它并行的专利异议程序中被引用的21份证据文件，于二审程序中被引用的20份进一步的证据文件。

德国联邦专利法院第35庭（实用新型申诉庭）在经过2020年6月23日的口审程序后，三位法官（Metternich, Fritze 和 Gruber）批准了删除请求人的请求，做出了在其请求范围内删除该德国实用新型并由权利人承担一审和二审全部程序费用的决定。

德国联邦专利法院的主要裁定理由概括如下（裁定书第19-45页）：

1. 删除程序的标的仅仅是被注册的且被删除请求攻击的权利要求1、6-10、12和15。

2. 该实用新型在其权利要求6-10及12的范围内无需进一步实质审查即应被删除，因为这些权利要求没有被权利人限于其2015年7月27日提交的8项权利要求范围内提出的异议涉及到。

3. 权利人对于被攻击的权利要求1，以主请求和辅助请求1-5来防守。主请求和辅助请求1-3的权利要求1虽然满足新颖性，但不满足创造性。辅助请求4和5中对权利要求1的修改因违反受限防守原则（仅在攻击范围内进行防守，不得加入未被攻击的权利要求的主题）而不被允许。辅助请求6-8涉及权利要求15的受限防守，参考以下第4点。

4. 权利人对于被攻击的权利要求15，以主请求和辅助请求1-5的权利要求8或7来防守，并以辅助请求6-8的权利要求1来防守。主请求和辅助请求1-3的权利要求8，以及辅助请求6和7的权利要求1，虽然满足新颖性但不满足创造性。辅助请求4、5和8因违反受限防守原则不被允许。

本案删除请求人在德国专利商标局前一审程序及联邦专利法院前二审程序的代理人为我所德国专利律师孙一鸣。本案由孙一鸣和我所德国专利律师Roland Künzel共同负责。

涉案实用新型注册版本的下载地址：

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE202014010338U1&page=1&dpi=300&lang=de&full=true

本案裁定书可以从德国联邦专利法院网站以下链接地址下载：

http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=767b9d18d27b1ef8c15c73dd7ff64b76&nr=40253&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf