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德国华孙专利律师和律师事务所，2013年1月16日，德国慕尼黑

昨天，欧洲专利局在其网站上发布了题为“关于修改欧洲专利公约细则第164条的提案”的公告。

细则第164条适用于PCT申请指定或选定欧专局进入欧洲地区阶段的情形（“Euro-PCT途径”）。修改草案包括该细则第1款和第2款的修改。其中第1款适用于欧专局没有作为国际检索单位的情形，第2款适用于欧专局作为（补充）国际检索单位的情形。因为中国申请人提起的PCT申请由中国国家知识产权局作为国际检索单位进行国际检索，因此这里与中国申请人紧密相关的是细则第164条第1款的修改内容。

申请欧洲专利的途径可以概括为下列两种基本途径：直接申请途径和Euro-PCT途径。根据欧洲专利公约细则第64条第1款的规定，通过直接申请途径时，申请人在收到欧专局不符合发明的单一性要求的通知后可以请求欧专局就申请文件所包含的其他发明进行检索。而根据欧洲专利公约细则现行第164条第1款的规定，通过Euro-PCT途径时，如果申请文件不符合发明的单一性要求，则欧专局仅就权利要求中最先被提及的发明出具补充欧洲检索报告。申请中的其他发明只能通过分案申请以寻求保护。

根据欧专局这次的公告内容，“欧洲专利公约细则草案第164条第1款将使选择Euro-PCT途径的申请人获得和选择欧洲直接申请途径的申请人同等待遇，即在获悉欧专局对发明单一性的意见后，两者都将有权要求进一步检索，并有权在经欧专局检索的所有发明中选择一项发明，以在该（母案）申请的欧洲专利授权程序中接受审查。”

该公告中与中国申请人相关的部分由我们翻译如下：

本次调查旨在征集针对欧洲专利公约细则第164条修改提案的相关反馈意见。

起始日：2013年1月15日

截止日：2013年2月25日

请将您的反馈发送至：userconsultations@epo.org

欧洲专利局将不会对您发送的邮件予以回复。请注意，除非您有要求（在邮件中明确说明），我们将保留公开或披露您的姓名和您提交的部分或全部反馈意见的权利。我们不接受匿名反馈。

提案

I.              背景概述

1．          欧洲专利局一直致力于对PCT申请途径（进入欧洲，即“Euro-PCT途径”）的完善。对欧洲专利公约细则第164条进行修改是完善Euro-PCT途径的方法之一。该提案已将SACEPO 欧洲专利公约细则工作组（SACEPO Working Party on Rules）在第七次会晤中与相关人士讨论的成果纳入了考虑范围。

2．          首先，本次提案引入了一项权利，即申请人有权要求就申请文件中包含的任一项发明进行欧洲检索，此项检索或被作为欧洲补充检索的基础，或在不需要欧洲补充检索报告的情况下作为Euro-PCT申请的欧洲阶段的审查的基础。其次，申请人有权选择任何一项经欧专局（无论是作为指定局/选定局或（补充）国际检索单位）检索的发明作为Euro-PCT申请在欧洲阶段后续授权程序的基础。

3．          本次提案旨在确保与选择欧专局之外的专利局作为国际检索单位进行国际检索的申请人相比，选择欧专局作为（补充）国际检索单位不会对申请人在欧专局作为指定局/选定局的相关程序产生任何不利影响。考虑到同等服务原则，本次提案的长远目标在于确保Euro-PCT途径与欧洲直接申请途径对申请人具有同等的吸引力。

4．          为免疑义，此次修改保留了现行欧洲专利公约细则第164条的二段式结构。草案第164条第1款规定了当欧专局不是（补充）国际检索单位的前提下应进行补充欧洲检索的程序。草案第164条第2款则适用于根据欧洲专利公约第153条第7款不需要补充欧洲检索的情况（即欧专局作为（补充）国际检索单位）。为方便比较，细则第164条的现行文本和草案新文本将在最后通过列表左右对照给出。

II.             草案第164条第1款——欧专局没有作为国际检索单位的情形

5．          以下为草案第164条第1款：

“（1）      若欧洲专利局认为作为补充欧洲检索基础的申请文件不符合发明的单一性要求，则其应采取以下措施：

（a）      就在权利要求中首先被提及的、与符合欧洲专利公约第82条含义的一件发明或一组发明相关的申请部分，出具一份部分补充检索报告；

（b）      通知申请人，若其希望补充欧洲检索报告涵盖其他发明，则需在2个月内就涉及的每件发明缴纳额外的检索费用；

（c）      就与已按照（b）段缴纳额外检索费用的发明相关的申请部分，出具补充欧洲检索报告。”

欧洲专利公约细则草案第164条第1款评注：

6．          根据现行的欧洲专利公约细则第164条第1款，如果申请文件不符合发明的单一性要求，则欧专局仅就权利要求中最先被提及的发明出具补充欧洲检索报告。申请中的其他发明只能通过分案申请以寻求保护。和欧洲专利公约细则第64条不同，在前述情形下欧专局并不会发函邀请申请人缴纳额外检索费用，也不会进行进一步的检索。欧洲专利公约细则草案第164条第1款则将使选择Euro-PCT途径的申请人获得和选择欧洲直接申请途径的申请人同等待遇，即在获悉欧专局对发明单一性的意见后，两者都将有权要求进一步检索，并有权在经欧专局检索的所有发明中选择一项发明，以在该（母案）申请的欧洲专利授权程序中接受审查。

7．          为遵从前述两类申请途径应适用相同程序的原则，草案第164条第1款在可能的范围内与现行欧洲专利公约细则第64条采取了相同的措辞。草案第164条第1款的结构做了较小的修改以便于理解。欧洲专利公约细则第64条第1款中的三项重要条件分别体现在了草案第（a）、（b）和（c）段中。

8．          由于补充欧洲检索的基础（即被用于检索的文件）有可能在随后被修改，这一点与欧洲直接申请途径不同，因此草案第164条第1款的措辞在此与现行欧洲专利公约细则第64条有所不同。草案第164条第1款表述为“……作为补充欧洲检索基础的申请文件……”。

9．          与欧洲专利公约细则第64条一样，草案第164条第1款规定的时间期限将被加入到欧洲专利公约细则第135条第2款所规定的不适用继续处理程序（further processing）的例外情形中。欧洲专利公约中其他关于补充欧洲检索的规定，如细则第62a条和第63条，也将得到适用。

III.             草案第164条第2款——欧专局作为（补充）国际检索单位的情形

（该部分目前与中国申请人基本不相关，因此在此略去）

欧洲专利公约实施细则第164条现行文本和草案新文本的对照

（请参见欧专局的公告原文，链接请见下方；2013年3月8日补充：该链接可能已经被欧专局移除，因为为此次调查征集反馈意见的截止日期已过）

欧专局该公告原文，请参见：http://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing/revision.html