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孙一鸣（德国专利律师、欧洲商标和外观设计律师）

德国华孙专利律师和律师事务所，2012年9月16日，德国慕尼黑

德国民事诉讼法第578条规定，被生效的判决所终结的程序可以通过无效之诉（Nichtigkeitsklage）和恢复原状之诉（Restitutionsklage）实现再审。可作为提起恢复原状之诉的理由有多条，其中包括：一个地方法院、前特别法院或行政法院判决的依据在另一生效判决中被撤销（德国民事诉讼法第580条第6款）。具体到专利法，当审理专利侵权案件的法院依据某项专利做出了侵权判决、而该专利在异议程序或无效程序中最终被撤销时，即可构成提起恢复原状之诉的理由。根据德国民事诉讼法第586条，恢复原状之诉的诉讼时效为一个月，于提起恢复原状之诉一方得知可构成再审理由的事由（判决）时起算，但该期限的起算不能在此事由（判决）生效之前。德国联邦最高法院（BGH）在其2012年4月17日“墨盒III” （Tintenpatrone Ⅲ）一案的判决中，进一步解释了提起恢复原状之诉诉讼时效的计算问题。

一、案情简介

联邦最高法院前复核（Revision）程序的被告（以下简称为“被告”）为某欧洲发明专利的专利权人。2003年1月20日，杜塞尔多夫地方法院判决复核原告（以下简称为“原告”）侵犯了专利权人的专利权。原告不服向杜塞尔多夫高等地方法院上诉。该上诉于2005年11月17日被杜塞尔多夫高等地方法院判决驳回，但前提要求是将判决书所引用的专利权利要求的一个部件名称进行改动。

该改动基于原告向欧专局提起异议程序后异议部于2005年4月22日做出的修改专利权利要求1的决定。针对该决定，原告和被告同时向欧专局提出了申诉。欧专局技术申诉委员会于2008年2月29日举行了口头审理。技术申诉委员会于口头审理结束时作出决定：撤销之前异议部所作之决定，并指示异议部在该专利依照技术申诉委员会的要求做出相应改动后再予以维持。该审理的记录于2008年3月20日送达原告代理人；该决定的书面理由于2008年4月30日送达原告代理人。

原告于2008年5月29日向杜塞尔多夫高等地方法院提出再审程序——恢复原状之诉，认为当初原告被判决侵犯该专利的喷墨打印机的墨盒如今已不再落入修改后的专利保护范围，因此当初对原告所作出的侵权判决应当被撤销。作为专利侵权程序中上诉法院的杜塞尔多夫高等地方法院未予受理。于是，原告申请联邦最高法院对杜塞尔多夫高等地方法院不予受理的决定进行复核，以得以继续行使其诉讼的权利。

德国联邦最高法院于2012年4月17日根据欧洲专利公约第101条第3款、第111条第1款，德国民事诉讼法第580条第6项、第586条第1款、第586条第2款对本案作出了如下判决：

根据对原告提出的恢复原状之诉的审理，决定撤销杜塞尔多夫高等地方法院第二民事审判庭于2009年3月26日宣告的判决。案件发回上诉法院（杜塞尔多夫高等地方法院）重新审理。

二、联邦最高法院作出该判决的官方指导原则

(a)   根据德国民事诉讼法第580条第6款，当审理专利侵权案件的法院依据某项专利做出了判决、而该专利在异议程序中最终被撤销时，当事人可以提起恢复原状之诉。

(b)   下列情况如同专利被完全撤销一样：在异议程序中最终对专利做了如此的限制，以致该专利完全不再具有被认定为受到侵权的权利要求的保护范围，或该专利增添了无法被确认得到使用的附加特征。

(c)   如果欧洲专利局申诉委员会指示异议部在明确确定的范围内维持一项欧洲发明专利，那么由于专利的部分撤销而构成的恢复原状事由，只有在异议部依据申诉委员会指示对该专利以修改后的文本进行维持时才成立。

(d) 提起恢复原状之诉的期限应自被判专利侵权一方收到异议部决定的通知之日起计算。

三、联邦最高法院作出该判决的主要理由

上诉法院作出不予受理决定的原因在于，上诉法院认为原告提起再审程序请求时已超出诉讼时效。根据德国民事诉讼法第586条，恢复原状之诉的诉讼时效为一个月，于提起恢复原状之诉一方得知可构成再审理由的事由（判决）时起算，但该期限的起算不能在此事由（判决）生效之前。原告于2008年2月29日已得知欧专局技术申诉委员会所作的决定（根据欧洲专利条约，该决定作出即生效），该决定已构成提起恢复原状之诉的理由，而原告向杜塞尔多夫高等地方法院提出恢复原状之诉的日期为2008年5月29日，已经超过德国民事诉讼法第586条所规定之期限。

原告于是申请联邦最高法院对杜塞尔多夫高等地方法院不予再审的决定进行复核（Revision）。联邦最高法院经过法律审查认为杜塞尔多夫高等地方法院不予受理的理由并不成立。

联邦最高法院强调，德国民事诉讼法第580条第6款中所指的可构成提起恢复原状之诉的理由并不存在于具有约束力的关于可专利性的评判，即欧专局技术申诉委员会的决定，而是在这一决定最终在专利的正式状态中得到有效反映后才成立。这一反映可以是通过行政机关或法院的决定，也可以是专利权人明确表示的放弃。无论什么形式，具有决定性的都是让审理侵权程序的法院不再受约束于专利授权的法律行为。欧专局技术申诉委员会的决定虽然指示异议部就特定的内容维持该专利，但这一决定并不改变该专利的正式状态。

根据欧洲专利公约，如果没有任何异议理由阻止该专利的维持，那么提出的异议将被驳回（欧洲专利公约第101条第2款第2句）。否则，专利将被撤销（欧洲专利公约第101条第2款第1句）。考虑到异议程序中所作的修改，如果专利满足欧洲专利公约要求，那么异议部将作出决定，以修改后的文本对专利进行维持，同时超出此修改文本范围的部分将视为自始不存在。根据欧洲专利公约第111条第1款第1句，技术申诉委员会可以在异议部的职能范围内就案件自己做出决定，也可以将案件退回异议部再做决定。本案中技术申述委员会选择了后一种处理方式，所以随其决定还未实现专利以修改后的文本得到维持。

技术申诉委员会将案件退回异议部，首先，专利权人要在3个月内满足欧洲专利公约实施细则第82条要求的形式前提，其中包括缴纳规定费用（印刷费）、将修改后的专利权利要求翻译为欧洲专利局另两种官方语言。如果这些形式前提没有及时得到满足，在缴纳一定额外费用的前提下，还可以在收到期限迟延通知后的两个月内补交（实施细则第82条第3款）。当形式前提已满足或不能满足时，异议部决定撤销专利（欧洲专利公约第101条第3款b项，实施细则第82条第3款）或者以修改的文本对专利进行维持（欧洲专利公约第101条第3款a项）。只有在这时，专利的法律形态才被改变，也就是说要么该专利彻底失效，要么只能在修改后的范围内受到保护。

所以，联邦最高法院认为，提起恢复原状之诉的诉讼期限仍应自当事人有效得知异议部决定之日起算，而不是从有效得知技术申诉委员会决定之日起算。本案中，异议部依据技术申诉委员会指示于2009年4月21日才做出终局决定，原告于2008年5月29日提出的恢复原状之诉先于德国民事诉讼法第586条所规定之诉讼时效起算日期，因此，该恢复原状之诉的请求是合法的。

（致谢：感谢助手吴小亚和付博对相关材料的部分整理工作）

联邦最高法院案号：BGH v. 17.04.2012 - X ZR 55/09。

判决的德文原文：http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=60365&pos=0&anz=1