返回上一级

作者：赵毅（德国律师）

前言

随着中国企业对自身品牌保护意识的增强，大多数中国企业特别是生产、外销型企业在计划开拓海外市场时，首先会想到注册商标或外观设计等来实现知识产权保护。然而，当进行注册时，中国企业往往会发现自己在中国成功注册的并有一定知名度的商标，已经被自己在境外的独家代理商或者其他销售商抢先注册了。目前商标被抢注的中国企业大多会采取同抢注其商标的公司或个人采用谈判或用高价购回的消极方式来解决。其实，积极运用法律武器维权才是正面打击恶意抢注、维护企业形象和提升企业价值的有力手段。而面对海外恶意抢注、陌生的法律环境、法律文化和语言障碍时，中国企业在国外维权的信心往往稍显不足。

当在中国成功注册的商标被抢注为德国商标或欧盟商标的时候，经常有人质疑这种维权的胜算有多大。这种质疑是有一定的理论根据的，因为无论按照德国商标法还是欧盟商标条例中适用的领土管辖权原则和优先注册原则，在中国注册的商标权在德国或欧盟领土范围内原则上是不受保护的，也就是说中国的注册商标原则上不能对抗在德国注册的德国商标权利人或欧盟商标权利人。而根据优先权原则，注册在先的德国商标或欧盟商标是优先受到保护的。这使得中国企业被抢注的商标理论上无法再次进行注册而受到保护。但是，这两条商标法的基本原则的例外情况就是当在中国成功注册的商标被“恶意”抢注为德国或欧盟商标。

本文会根据德国和欧盟的有关法律和相关判例解读恶意抢注的类型（一）、恶意抢注的成立条件（二）以及被抢注人可以使用哪些法律手段维权（三）。

一、“ 恶意抢注”的基本类型

笔者通过案例总结将中国商标在德国和欧盟遭遇抢注分为三种类型。第一类是生产、外销型企业在海外的独家代理商或销售商以自己的名义注册了其代理的中国产品的德国商标（以下简称“代理抢注型”）。这一类中的典型案例是2007年王致和被其德国慕尼黑代理商抢注的案件。另一例是今年8月开庭审理的中国“洽洽” 食品商标在德国遭抢注案。第二类是中国企业的品牌被境外同行竞争企业注册（以下简称“同行抢注型”）。这一类中比较有名的案例是德国西门子公司抢注中国海信集团“HiSense”商标。第三类是以通过出售商标赚取经济利益的公司或个人，在海外批量注册中国驰名商标（以下简称“储备抢注型”）。无论哪一类型的抢注事件，都是抢注人利用了中国企业对境外法律不熟悉、利用了中国企业多年经营的商标声誉。而且，往往会促使中国企业以高价回购的方式“赎回”德国或欧盟商标从而赚取经济利益。

二、 “恶意抢注”的成立条件

欧盟和德国的法律和判例对于上述三种恶意抢注类型的成立条件都有相关阐述。

1. 根据德国相关法律和案例判定恶意抢注的条件

a. “代理抢注型”在德国商标法第11条中有明确规定。其成立条件为：
（1）抢注人与被抢注人之间有业务代理合同或者类似法律关系（抢注人通常是被抢注权利人欧盟成员国的代理商或经销商）;
（2）抢注人以自己的名义注册了其代理产品或服务的商标;
（3）商标注册行为未经授权人的同意。
由此可见，德国的抢注人的“恶意”就在于，根据诚实信用原则应该知道中国企业在不久的将来需要在德国注册商标并进一步开展在德国的商业活动。

b. “同行抢注型”中的“恶意”根据德国反不正当竞争法的规定和德国联邦最高法院的判例（注释1）需要具备如下几个条件：
（1）抢注人已经知道或应该已经知道其注册的商标在境外国家已经注册成功;
（2）境外注册商标的权利人将在可预见的将来在德国境内使用该商标;并且
（3）抢注人应该预见到境外商标权利人即将在德国使用该商标。

c. “储备抢注型”的恶意抢注也是从德国法院判例中（注释2）发展出来的一种抢注类型。其成立的条件通常为:
（1）抢注人的业务领域在于批量注册他人商标，而不是用于标识其产品或服务;
（2）抢注人没有对该商标有具体的使用意图;
（3）抢注人的注册目的仅限于促使第三方购买其注册的商标权或授权第三方使用该注册商标，即抢注人使用商标的方式仅限于转让注册商标或授权他人使用其注册商标;
（4）抢注人有阻碍他人合法使用商标的意图。
鉴于从初审角度难以证明抢注人有阻碍他人合法使用该注册商标的意图，德国专利商标局通常不会仅仅以抢注人的业务领域是转让或授权使用商标而驳回该类商标的注册申请。“储备抢注型”往往是在被抢注人需要注册本身品牌时，才被发现。

2. 根据欧盟相关法律和案例判定恶意抢注的条件

与德国法律相同，欧盟商标条例和欧盟商标执行条例中都没有“恶意”的法定定义。

a. 在判断“储备抢注型”和“同行抢注型”的“恶意”时，欧盟的判例与德国的判例中使用相同的判断原则（注释3）。“恶意抢注”中的“恶意”是根据欧盟法院的判例发展而来的，并适用所有恶意抢注的类型。在审判中欧盟法院会考虑所有重要的因素，来全面判断是否有 “恶意”的主观行为。欧盟法院特别会综合权衡如下因素：
-        抢注人知道或必须知道，他人至少在欧盟一个成员国使用相同或类似的标识用于相同或近似的产品或服务类别;
-        抢注人有阻碍他人使用该商标的意图;
-        比较抢注标识和被抢注的标识受保护的程度。该因素的综合判断依据为，被抢注商标代表的产品是否引领国际市场、产品是否比较成功和该商标使用的时间。

b. 而在“代理抢注型”中与德国商标法相同的是，欧盟商标条例中也有类似法律规定。但该规定比德国商标法中更详细地规定了“代理抢注型”成立的条件。根据欧盟商标条例第11条的规定代理商的“恶意”需要同时具备如下条件：
（1）抢注人与被抢注人之间有代理合同或者类似法律关系（抢注人通常是被抢注权利人欧盟成员国的代理商）;
（2）抢注人以自己的名义注册了商标;
（3）商标注册行为未经授权人的同意;
（4）抢注人无法为自己的注册行为提供合理的解释;
（5）被注册的商标与被抢注的商标相同或相似。

三、维权手段

1. 德国商标被抢注的维权手段

当商标遭遇恶意抢注时，被抢注商标权利人可以根据不同的被抢注阶段在德国专利商标局以及德国法院行使如下权利：

a. 在被抢注商标的注册申请阶段，在所有的恶意抢注的类型中只有“代理抢注型”的被抢注人可以根据德国商标法第41和第42条的规定在该商标公布后的三个月内提出异议。但是，在实践中，由于中国企业在德国没有商标监控机制，所以往往很难发现自己的商标已经被抢注。

b. 对于所有恶意抢注类型，被抢注人还可以根据德国商标法第54条和第50条第1款向德国专利商标局以“恶意”作为绝对无效注册的理由提出撤销该商标。如果，德国专利商标局或专利法院支持因“恶意”作为绝对无效注册的理由，中国企业在撤销该商标后，可以以自己的名义重新申请注册该商标。

c. 在商标法之外，德国的法律还规定了一系列维权手段。例如，被抢注方还可以根据德国反不正当竞争法第3条、第4条第8项和第8条第1款第1句的规定要求抢注方消除因恶意抢注造成的影响并要求其立即停止继续使用该商标;根据德国民法第823条的规定在给被抢注的中国企业造成损失的情况下，要求其赔偿损失。

d. 另外，如果涉及“代理抢注型”，中国企业可以根据德国商标法第11条、第17条和第27条的规定要求抢注方同意全部或部分变更商标权利人为中国企业。如果代理商已将该德国商标转让给了第三人，那么这个变更要求也可以向取得商标权的第三人提出。商标转让要求是有时效限制的。中国企业要在知道和应该知道商标被恶意抢注的三年内提出转让要求，否则该要求按照德国商标法第20条和德国民法第195条在3年内（注释4）失去诉讼时效。

2. 被抢注为欧盟商标的维权手段

同样在欧盟商标条例中也有类似德国商标被抢注时的维权法律规定。例如，在涉及“代理抢注型”的案件中，中国企业可以根据欧盟商标条例第18条的规定要求抢注方同意全部或部分变更商标权利人为中国企业。
不同之处在于，恶意抢注作为绝对无效注册原因，被抢注人仅仅可以根据欧盟商标条例第56条、第52条第1款b项的规定向内部协调局提出撤销商标申请或在侵权程序中提出的反诉来撤销该注册商标。

四、结语

综上所述，中国商标被抢注为德国或欧盟商标时，中国企业完全可以使用法律武器有效地维护自身的品牌。但是，中国企业为了在“恶意抢注”案中掌握主动权，还应该做好如下工作：
（1）建立有效的境外品牌监控机制，以便及时应对同行、代理商或投机分子的抢注行为;
（2）中国企业在德国或欧盟提出商标异议或主张权利时，应该从主观和客观两个方面搜集相应的证据来证明抢注人在主观方面有恶意行为、在客观方面有抢注的事实。可以证明主观恶意的证据主要有双方当事人之间的函电往来、产品加工或独家代理合同、索取商标使用费的书面要求和抢注人的公司业务范围等。客观方面的证据主要需要中国企业证明自己有使用该商标在先的证据，该类证据通常可以是在商务活动中使用该商标的商务文件、账单、合同、广告、宣传册和展会证明等。中国企业作为商标持有人在提出异议或主张权利时，要注意尽量一次提交所有有公信力的证明材料。

本文不能代替个案咨询，如果您需要相关咨询，欢迎您联系德国华孙专利律师和律师事务所。

注释1：德国联邦最高法院2008年01月10日判决-I ZR 38/05;德国最高联邦法院2007年12月07日判决. - I ZR148/ 04 。

注释2：德国联邦最高法院2000年11月23日判决- I ZR 93/98;德国联邦最高法院2009年4月2日裁定- I ZB 8/06;德国联邦专利法院2011年4月1日裁定- 28 W (pat) 588/10。

注释3：德国联邦最高法院2005年1月20日判决 - I ZR 29/02。

注释4：德国茨韦布吕肯高等地方法院2007年2月22日判决 - 4 U122/05。